侵權賠償損失的法律依據?文/上海市高級人民法院轉自：人民司法，下面我們就來聊聊關于侵權賠償損失的法律依據?接下來我們就一起去了解一下吧!

侵權賠償損失的法律依據

文/上海市高級人民法院

轉自：人民司法

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侵權約定賠償的适用規則

文/上海市高級人民法院

朱佳平（二審承辦人）

【裁判要旨】

當事人對将來再次侵害知識産權之行為約定的損害賠償數額，可以兼具補償與懲罰的雙重功能。被訴行為屬于故意重複侵害知識産權的，可依據當事人在先的懲罰性賠償約定确定賠償數額。

【案号】

一審：（2019）滬73民初175号

二審：（2020）滬民終555号

【案情】

原告：禧瑪諾（新）私人有限公司（以下簡稱禧瑪諾公司）。

被告：甯波賽冠車業有限公司（以下簡稱賽冠公司）、甯波優升車業有限公司（以下簡稱優升公司）。

原告禧瑪諾公司是外觀設計專利“自行車後變速器”（專利号：ZL201230022870.0）的專利權人，該專利權目前有效。2015年1月，禧瑪諾公司向法院提起訴訟，指控賽冠公司制造、銷售、許諾銷售的HG-21A自行車部件侵犯了上述外觀設計專利權。案件審理期間，兩公司達成調解協議，賽冠公司承認侵權行為，并承諾停止制造、銷售、許諾銷售任何落入涉案專利權保護範圍的産品，删除所有登載侵權産品的宣傳資料，否則支付禧瑪諾公司違約金100萬元。在此期間，賽冠公司将部分生産設備、商标轉讓給了優升公司，賽冠公司的高級管理人員徐某、淩某等人也前往優升公司就職。

2016年5月、2017年5月，禧瑪諾公司委托代理人分别前往中國國際自行車展覽會，對展會會刊、展台布置、宣傳冊、展位工作人員名片等進行公證證據保全，發現上述物品均同時對外公示了優升公司與賽冠公司名稱，宣傳冊中均包含了HG-21、HG-21A、HG-24、HG-24A、HG-24B産品，2017年宣傳冊用不幹膠對HG-21A型号産品進行了遮擋。2017年11月，禧瑪諾公司向賽冠公司發送律師函，表明後者在展會上的上述行為侵犯了禧瑪諾公司的外觀設計專利權，要求其依調解協議賠償100萬元。同年12月，禧瑪諾公司收到發件人為“Eric.Yang”的複函郵件，稱已經按照調解協議履行義務，對産品型錄中的有關圖片進行了遮擋，郵件末尾标注“NINBO YOUSHENG BICYCLE CO.,LTD”等字樣。

2018年，浙江省慈溪市市場監管局在扣押優升公司生産的侵犯禧瑪諾公司商标權的商品時，發現了後撥器半成品、配件以及生産車間；處罰過程中查獲了優升公司生産計劃表，該表中記載有型号為HG-21A ED、HG-21A CP的産品。

禧瑪諾公司據此向法院提起訴訟認為，被告賽冠公司制造、許諾銷售的HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分别與涉案專利設計1、設計2相同，落入涉案外觀設計專利權保護範圍，其行為違反了調解協議約定，應當依約賠償100萬元；被告優升公司與賽冠公司人格混同，共同實施侵權行為，應承擔連帶責任。訴訟請求：1.判令兩被告立即停止制造和許諾銷售侵犯201230022870.0号外觀設計專利權的産品，以及停止其它一切侵犯上述專利權的行為；2.判令兩被告銷毀所有庫存侵權産品以及制造侵權産品專用的工具、模具，删除所有宣傳資料上登載的侵權産品信息（包括但不限于産品目錄）；3.判令兩被告共同賠償原告經濟損失以及合理開支共計100萬元。

【審判】

上海知識産權法院一審認為，被控侵權産品HG-21、HG-21A，HG-24、HG-24A、HG-24B分别落入涉案專利設計1、設計2的保護範圍，侵犯了原告的外觀設計專利權，兩被告提出的抵觸申請抗辯和現有設計抗辯均不能成立。現有證據尚不足以證明兩被告人格混同，但結合展會、網站、行政機關查處等情況，足見兩公司共同實施了制造、許諾銷售被控侵權産品的行為，應當共同承擔侵權責任。

賽冠公司的侵權行為明顯違反了前案調解協議中的約定，應當按協議約定承擔賠償100萬元的民事責任。賽冠公司包括生産設備在内的固定資産以及商标均轉讓給了優升公司，公司法定代表人等高級管理人員均至優升公司任職。針對權利人的索賠律師函，被告優升公司通過其對外公示的郵箱回函表明其已履行調解協議内容，且在2017年宣傳冊中遮蓋HG-21A産品。優升公司與賽冠公司共同參加展會，在展會和官網上均以兩公司名義共同對外宣傳，優升公司還在其公司網站對外宣稱的公司名稱為甯波優升（賽冠）車業有限公司。兩被告上述一系列行為均系在賽冠公司或者其與優升公司實施侵害原告涉案外觀設計專利權的行為期間所進行。上述事實能夠證明優升公司明知或者應當知曉賽冠公司存在前案調解協議約定的賠償條款，兩被告的共同侵權行為顯然具有逃避再次侵權應承擔調解協議約定的賠償數額之目的。況且，在2016年展會上原告提出投訴之後兩被告仍持續侵權，具有明顯的共同侵權故意和意思聯絡，因此，兩被告理應就該100萬元賠償數額承擔共同賠償責任。

一審判決：一、被告賽冠公司、優升公司應于判決生效之日起立即停止侵害原告禧瑪諾公司享有的名稱為“自行車後變速器”（專利号為ZL201230022870.0）的外觀設計專利權；二、被告賽冠公司、優升公司應于判決生效之日起10日内共同賠償原告禧瑪諾公司經濟損失以及合理開支共計100萬元；三、駁回原告禧瑪諾公司的其餘訴訟請求。

被告賽冠公司、優升公司不服一審判決，提起上訴認為：1.被控侵權産品與涉案專利外觀設計不相同不近似，不構成侵權。2.如果被訴侵權設計與涉案外觀設計專利構成近似，則被訴侵權設計與抵觸申請無實質性差異，亦不構成侵權。3.賽冠公司已經停止生産經營活動，不可能與優升公司共同實施侵權行為。4.調解協議不能作為後續訴訟中對當事人不利的證據。調解協議約定的違約金系違約責任計算方式，而非侵權損害賠償的計算方式。賽冠公司與禧瑪諾公司在前案中簽訂的調解協議對優升公司沒有拘束力。一審法院判決優升公司和賽冠公司共同賠償100萬元，違反了侵權責任的因果關系原則和比例原則，造成嚴重的不公平和利益失衡。綜上，請求二審法院改判駁回禧瑪諾公司一審全部訴訟請求。

上海市高級人民法院二審認為，關于被控侵權産品的外觀設計是否落入涉案專利權保護範圍。經比對，HG-21、HG-21A與涉案專利設計1的部件外形相同，整體形狀亦相同。HG-21、HG-21A上印有的商業标識，在外觀設計比對時不應予以考慮。HG-21的支架軸組件形狀與涉案專利不同，但該部件屬于該産品慣常設計，對整體視覺效果不産生影響。兩上訴人提出的連杆組件和基座部件正面的兩條弧線設計不同、基座部件中央安裝的固定螺母設計不同等區别，屬于局部細微差異，對整體視覺效果不産生實質性影響。故HG-21、HG-21A與涉案專利設計1基本相同，落入涉案專利權保護範圍。HG-24、HG-24A、HG-24B與涉案專利設計2的比對，與上述情況基本相同，也落入涉案專利權保護範圍。上訴人主張的涉案專利的在先申請外觀設計專利，與被控侵權産品的基座部件和連杆組件外形設計區别較大，外側闆的形狀設計亦明顯不同，且上述部件容易被一般消費者關注到，對整體視覺效果影響較大。故上訴人主張的現有設計抗辯不能成立。

根據展會、網站以及行政機關查處中的證據，足以證明兩上訴人在被控侵權産品的制造和許諾銷售中存在業務混同。賽冠公司雖主張早已停止經營活動，但該辯稱明顯與其上述對外表示行為不符。優升公司否認制造被控侵權産品，卻未就生産計劃表中載有被控侵權産品的近似型号作出合理解釋，并提供反駁證據，故兩上訴人共同實施侵權行為，依法應承擔連帶責任。

關于一審法院依據賽冠公司與禧瑪諾公司在前案中簽訂的調解協議确定本案損害賠償金額是否有誤。首先，調解協議中約定的100萬元違約金，是對後續發生的侵權行為如何承擔侵權賠償責任的約定，符合最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋（二）》（以下簡稱《侵犯專利權解釋》）第28條之規定，可以作為确定本案賠償金額的依據。其次，賽冠公司簽訂調解協議後，就将生産設備、商标轉讓給優升公司，其高級管理人員也轉至優升公司任職，繼續實施上述侵權行為，顯然具有逃避調解協議約定的賠償責任的目的。優升公司雖不是調解協議簽訂主體，但與賽冠公司有共同侵權的意思聯絡，以及逃避調解協議約定責任的共同目的，應連帶承擔賠償責任并受前案調解協議關于賠償金額的約束。再次，根據二審查明的事實，2018年至2020年期間，市場上仍有部分被控侵權産品在銷售，禧瑪諾公司确因侵權行為遭受了實際損失。最後，民法典第一千一百八十五條規定，故意侵害他人知識産權，情節嚴重的，被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償。本案中，賽冠公司、優升公司系故意侵權、多次侵權，并存在故意逃避侵權責任的情節。一審法院依據前案調解協議，判決本案的損害賠償金額為100萬元，有利于保護民事主體合法權益、維護社會和經濟秩序，也有利于弘揚社會主義核心價值觀，且未超出本案各方當事人的合理預期，故上訴人關于一審判賠金額違反侵權責任的比例原則、造成嚴重不公平和利益失衡的上訴理由不能成立。

據此，上海高院判決駁回上訴，維持原判。

【評析】

《侵犯專利權解釋》第28條規定，權利人、侵權人依法約定專利侵權的賠償數額或者賠償計算方法，并在專利侵權訴訟中主張依據該約定确定賠償數額的，人民法院應予支持。實踐中，當事人往往在專利侵權糾紛的和解協議中對再次侵權行為事先約定懲罰性賠償數額，該約定是否符合上述司法解釋的規定，在具體案件中應如何适用約定賠償方式确定賠償數額，仍存在一些争議問題。本案二審判決對約定賠償方式之懲罰性功能和涉他效力進行了有益探索，并結合民法典關于惡意侵害知識産權懲罰性賠償規定的溯及适用規則，明确了當事人對将來再次侵害知識産權之行為約定的損害賠償數額，可以兼具補償與懲罰的雙重功能，亦符合對惡意侵權、重複侵權補償與懲罰并重的法律精神；被訴行為屬于在先調解協議中約定的重複侵權行為的，可以依據在先約定确定賠償數額。

一、專利侵權約定賠償方式的性質

根據專利法的規定，确定侵犯專利權的賠償數額有以下幾種方式：一是按照權利人因被侵權所受到的實際損失确定；二是按照侵權人因侵權所獲得的利益确定；三是參照涉案專利許可使用費的倍數合理确定；四是2021年6月1日起實施的新專利法增加規定了在按照上述3種方法确定賠償數額的基礎上，可以在1倍以上5倍以下确定懲罰性賠償數額；五是在權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以确定的情況下，法院可以酌情給予法定賠償。雖然專利法未明确将權利人與侵權人之間的約定賠償作為确定侵犯專利權賠償數額的方式之一，但是當事人在私法自治的範疇内對侵權賠償數額或賠償計算方式作出約定，應當不為侵權責任法、專利法等法律所禁止。考慮到實際損失、侵權獲利、專利許可使用費等賠償數額确定方式存在舉證困難、訴訟成本高等現實困境，約定賠償方式作為基于當事人意思自治的賠償數額确定方式，有利于解決專利侵權糾紛中損害賠償舉證難、計算耗時費力等難題，不啻為一種簡便的損害賠償确定方法。因而，《侵犯專利權解釋》第28條對約定賠償方式予以明确，并将其作為專利法規定的上述幾種賠償計算方式之外的另一種獨立的賠償确定方式。

當事人約定侵權賠償數額或者賠償計算方法，可以是侵權行為發生後的事後約定，也可以是侵權行為發生前的事先約定。如果是侵權行為發生後的事後約定，相當于對侵權損害賠償責任的協商調解。如果是侵權行為發生前的事先約定，從形式上看與合同違約金類似，甚至有的當事人在約定時即采用了“違約金”的表述。然違約行為是對基礎交易合同約定義務的違反，違約金是對違約行為責任承擔方式的約定。當事人約定侵權賠償數額或者賠償計算方法則并非締結合同權利義務法律關系的意思表示，而是對後續發生的侵權行為如何承擔侵權賠償責任的事先約定，嗣後發生的侵權行為亦不是對基礎交易合同的違反，故約定賠償就其性質而言，不屬于違約責任，仍然是侵權責任。同時，雖然約定賠償在性質上屬于侵權責任，但約定賠償也涉及合同法的适用，如人民法院應當依據合同法審查當事人的約定是否存在無效、可變更或撤銷的情形。

二、關于專利侵權約定賠償方式的适用

（一）約定賠償方式的适用以侵權損害賠償責任構成為前提

由于約定賠償的性質屬于侵權責任，在适用約定賠償條款時，仍然應在審查侵權責任構成要件的基礎上确定侵權責任是否成立，而不是依照合同違約責任構成要件進行審查。具體而言，在專利侵權糾紛中能否适用約定賠償，首先應就涉案專利的權利主體和權利有效性進行審查，其次應判斷被控侵權産品的技術方案或外觀設計是否落入涉案專利的保護範圍，再次還要對被控侵權人提出的現有技術（或現有設計）抗辯、權利用盡抗辯、先用權抗辯、合法來源抗辯進行認定，最後還需要以權利人存在實際損失為前提來判斷被控侵權人是否需要承擔損害賠償責任。

（二）約定賠償方式的優先适用及其适用條件之審查

鑒于民事侵權損害賠償屬于當事人可以通過意思自治予以處分的私權利，在當事人意思自治的範疇内應當遵循約定優于法定的原則。因此，專利法雖然規定了侵權賠償數額計算方法的适用順序，但該種法律規定并不排斥當事人以協商一緻的方式确定損害賠償數額或計算方法，即當事人協商一緻的損害賠償數額或計算方法應當優先于專利法規定的賠償數額計算方法予以适用。約定賠償方式的優先适用，應當滿足當事人就該種賠償方式所約定的具體适用條件。如不能滿足當事人達成的約定賠償條款中的适用條件，則約定賠償方式就不能适用，仍然需要适用專利法所規定的上述賠償數額計算方式并遵循專利法規定的适用順序。如有的當事人約定的損害賠償數額限于特定專利、特定被控侵權産品或者特定侵權行為，有的則明确了侵權期間的起始日期，在适用時均應予以審查。此外，還需要注意當事人約定的損害賠償數額是否包含合理開支，一般而言，如無特别指出的，應當認為約定的數額已包括合理開支在内。

（三）約定賠償的涉他效力

基于合同相對性原則，約定賠償條款一般僅對協議雙方有效，效力不及于第三方，即便該第三方與協議雙方有關聯關系甚至知曉該約定賠償條款的存在。但在某些特定情況下，約定賠償條款應具有涉他效力。比如本案中的情形，賽冠公司在與禧瑪諾公司簽訂調解協議後，就将生産設備和商标轉讓與優升公司，其公司高管亦轉至優升公司任職，繼續實施侵害涉案專利的行為。在當事人以金蟬脫殼方式繼續實施侵權行為的情況下，如若固守合同相對性原則，則極易助長這種惡意侵權行為，使在先協議約定淪為一紙空文。因此，雖然優升公司并非調解協議的簽訂主體，但基于其與賽冠公司共同侵權的意思聯絡及故意逃避調解協議約定的賠償責任之共同目的，其理應受到調解協議約定賠償條款的約束。是故，在特定情形下突破合同相對性原則、賦予約定賠償以涉他效力，對市場行為具有正向指引作用。

三、專利侵權約定賠償方式的懲罰性功能

當事人對再次侵權行為事先約定賠償數額，并不能準确預估後續侵權所導緻的損失，故其目的通常不在于損失填平，而在于以較高的侵權賠償數額阻遏再次侵權的發生。該種約定賠償方式往往兼具補償與懲罰雙重功能，甚至更偏重于懲罰性。約定的賠償金額高于實際損失的，則超出部分就體現了懲罰性。筆者認為，如果約定賠償方式突破損害賠償的填平原則，其約定數額高于權利人的實際損失，也符合對惡意侵犯知識産權行為給予懲罰性賠償的法律精神。民法典第一千一百八十五條規定，故意侵害他人知識産權，情節嚴重的，被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償。本案二審判決的作出時間在民法典施行後、新專利法施行前，故在此僅引用民法典關于懲罰性賠償的規定。當然，引用民法典關于懲罰性賠償的規定已足以論證約定賠償方式的懲罰性。在事先已對再次侵權行為約定賠償責任的情況下，侵權人系明知對方享有專利權，其再次實施侵權行為不僅在主觀上存在侵權故意，在客觀上也具有多次侵權、重複侵權的嚴重情節，符合民法典關于知識産權侵權懲罰性賠償的适用條件，可以給予懲罰性賠償。

本案專利侵權糾紛屬于民法典施行前的法律事實引起的民事糾紛案件，故需要考慮民法典懲罰性賠償規定的溯及适用問題。最高法院《關于适用民法典時間效力的若幹規定》第二條規定，民法典施行前的法律事實引起的民事糾紛案件，當時的法律、司法解釋有規定，适用當時的法律、司法解釋的規定，但是适用民法典的規定更有利于保護民事主體合法權益，更有利于維護社會和經濟秩序，更有利于弘揚社會主義核心價值觀的除外。第3條規定，民法典施行前的法律事實引起的民事糾紛案件，當時的法律、司法解釋沒有規定而民法典有規定的，可以适用民法典的規定，但是明顯減損當事人合法權益、增加當事人法定義務或者背離當事人合理預期的除外。筆者認為，上述司法解釋第2條是針對修改規定的溯及力，以适用舊法為原則，适用新法為例外，即隻有在符合三個有利于的情況下才适用新法。上述司法解釋第3條則是針對新增規定的溯及力，以适用新法為原則，适用舊法為例外，即隻有在但書的情況下才不适用新法。既然新增規定的溯及适用要考慮當事人的合理預期和權利義務平衡，那麼舉重以明輕，在修改規定的溯及适用中也要考慮這個因素，故第2條中的“更有利于保護民事主體的合法權益”應當包含第3條中是否“明顯減損當事人合法權益、增加當事人法定義務或者背離當事人合理預期”的價值判斷。由于民法典規定的知識産權侵權懲罰性賠償條款屬于責任加重，是對原有的知識産權侵權責任規則的修改，應以适用舊法為原則，适用新法為例外，隻有在符合三個有利于（同時考慮是否明顯減損當事人合法權益、增加當事人法定義務或者背離當事人合理預期）的情況下才适用新法。本案中，賽冠公司和優升公司系故意侵權、多次侵權，并存在故意逃避侵權責任的情節，适用懲罰性賠償的規定有利于知識産權保護、維護社會和經濟秩序、弘揚社會主義核心價值觀；同時依據前案調解協議判決本案的損害賠償金額也不違背當事人的合理預期，沒有明顯減損當事人合法權益、增加當事人法定義務。故二審法院适用民法典第一千一百八十五條規定支持了前案調解協議中約定的懲罰性賠償數額，體現了對故意重複侵權行為的嚴懲，符合侵權責任的比例原則。

(案例刊登于《人民司法》2022年第8期)

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